El pasado 14 de enero ha entrado en vigor la reforma de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y de su reglamento de ejecución, que se llevó a cabo con la finalidad de trasponer la Directiva europea 2015/2436, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, a través de los Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, y por el Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.
Las principales novedades afectan al procedimiento para obtener la nulidad y caducidad de una marca:
- Desde el 14 de enero, la nulidad o caducidad administrativa de los registros de marcas, nombres comerciales o marcas internacionales con efectos en España se puede instar a través de dos vías:
- De manera directa, mediante las solicitudes presentadas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (hasta ahora, para llevar a cabo la solicitud de nulidad o caducidad una marca era necesaria acudir a la vía judicial).
- De manera indirecta, a través de acciones reconvencionales que puedan interponerse en procedimientos de infracción de los que esté conociendo la jurisdicción civil.
A raíz de esta reforma, la OEPM ha publicado un manual sobre cómo llevar a cabo las solicitudes de nulidad o caducidad. A continuación, te explicamos cuáles son los principales pasos:
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¿Cuándo se puede solicitar?
- La solicitud de caducidad se podrá presentar en cualquier momento, ya que no tiene plazo de prescripción debido a la naturaleza de los intereses que se protegen. Se trata de evitar que sigan en el Registro marcas no usadas, vulgarizadas o que hayan devenido engañosas.
No obstante, en el caso de la caducidad por falta de uso, es necesario que haya transcurrido el plazo de cinco años desde el registro firme de la marca, puesto que antes de ese plazo no se le puede exigir al titular de la marca registrada que acredite su uso.
- En cuanto a la solicitud de nulidad, dependerá de si es una nulidad absoluta o relativa:
- La solicitud de nulidad absoluta se podrá presentar en cualquier momento.
- Si se trata de nulidad relativa, el plazo será de 5 años desde que el titular de la marca o nombre comercial afectado hubiera conocido y tolerado el uso de la marca posterior, cuya nulidad se solicita.
¿Quién la puede solicitar?
Caducidad o nulidad absoluta:
- Cualquier persona física o jurídica.
- Las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes.
- Las asociaciones de consumidores y usuarios legamente constituidas e inscritas conforme a la legislación estatal o autonómica.
Nulidad relativa:
- Titulares de derechos anteriores afectados por el registro de marca. – Licenciatarios autorizados.
- El titular o persona facultada para ejercer uno de los derechos anteriores en los que se basa la solicitud de nulidad, mencionados en el apartado
- La persona autorizada en caso de que el derecho anterior sea una denominación de origen o de indicación geográfica.
¿Cómo se puede tramitar?
- Con la solicitud, se deberá hacer referencia a:
- Los datos identificativos del solicitante; el número de marca cuya nulidad o caducidad se insta; la causa de la solicitud; la indicación de los productos o servicios respecto de los que se solicita la nulidad o caducidad de la marca; en caso de nulidad relativa, los derechos anteriores en los que se basa la solicitud.
- Los hechos, las pruebas y las alegaciones en las que apoye su solicitud, pudiendo aportarlas hasta el cierre de la fase contradictoria del procedimiento.
- Una vez presentada, la OEPM analizará si se cumplen los requisitos y, si es así, se dará traslado al titular de la marca impugnada, que dispondrá de un plazo de dos meses para contestar y presentar las observaciones que considere oportunas.
- En el curso del procedimiento de nulidad o caducidad, la Oficina podrá requerir a las partes, cuantas veces considere necesario, para que contesten a pruebas o alegaciones presentadas por la otra parte.
- Tramitado el procedimiento correspondiente, la OEPM resolverá sobre la solicitud de nulidad o caducidad presentada. Frente a dicha resolución se podrá interponer recurso de alzada ante el Director de la OEPM en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de publicación de la resolución en el BOPI.
- En caso de que se recurra la resolución de la OEPM, serán determinadas secciones de las Audiencias Provinciales quienes resuelvan sobre el recurso.
En cualquier caso se trata de un proceso que requiere del adecuado asesoramiento especializado en el que nuestro Despacho puede prestar el apoyo necesario a los titulares de marcas registradas.
